本商標法第4条第1項第15号「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に相当する規定といえる韓国商標法第34条第1項第11号は、「需要者に顕著に認識されている他人の商品もしくは営業と混同を生じさせ、またはその識別力もしくは名声を害するおそれがある商標」を不登録事由と規定して著名商標希釈化を拒絶/無効事由に含んでいるが(下線部分)、最近、韓国で初めてこれを適用した大法院判決が下され注目を集めている。
 
2023年11月16日言渡し大法院2020フ11943判決は、韓国の製薬会社(上告人)の出願・登録商標「LEGOCHEMPHARMA」(指定商品：医療用薬剤など)が、レゴ社(被上告人)のブロック玩具に関する先使用商標「LEGO」を希釈化させるとして登録無効と判断した(当所でレゴ社を代理)。
大法院は、当該規定の趣旨が、出所の誤認・混同のおそれはなくても著名商標の“識別力または名声を害するおそれ”がある商標の登録を認めないことにより、著名商標に化体された顧客吸引力や販売力など財産的価値を保護することにあると言及し、“識別力または名声を害するおそれ”とは、“著名商標が有する単一の出所を表示する機能を害するおそれ”を意味することを明確にした。
 
大法院は適用の判断基準として、(1)商標間の同一・類似の程度、(2)著名商標の認知度および識別力の程度、(3)出願人が著名商標との連想作用を意図したか否か、(4)商標間の実際の連想作用の発生有無などを提示した。
具体的に大法院は、①上告人の登録商標「LEGOCHEMPHARMA」の要部を「LEGO」とみて先使用商標との類似性を認め、②先使用商標「LEGO」の高い認知度と強い識別力を考慮すれば、③「LEGOCHEMPHARMA」のうち「LEGO」部分は需要者に強い印象を与えるので、需要者の連想可能性が高いと判断した。
また、④上告人が新薬の研究・開発の特徴を表出するために必ず「LEGO」標章を使用する必要性はない点などを考慮すれば、先使用商標との連想作用を意図して出願したと認めるのが妥当であるとして、「医療用薬剤」などに使用する場合、先使用商標が有する識別力、すなわち単一の出所を表示する機能を害するおそれがあるとして登録無効と判断した。
 
以前に、大法院が件外登録商標「M’CM・C」(指定商品：かばんなど)は著名な先登録商標「MCM」(指定商品：ハンドバッグなど)を容易に連想させ“出所の混同を生じさせるおそれ”があるため韓国商標法第34条第1項第11号により無効とされるべきであると判示した事例等があったが、今回の事例は“希釈化のおそれがある”として無効と判断した初めての事例という点で注目される。